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美国商标注册与次要意义推定

更新时间:2019-01-25 17:56点击次数:来源:海外商标注册作者:商标注册

美国联邦巡回上诉法院最近的任务是审查国际贸易委员会(“ITC”)就匡威公司就其涉嫌侵权的一些进口鞋提出的贸易侵权索赔做出的裁决。其中一个商标。虽然自20世纪30年代以来,匡威运动鞋的外观大致相同,但Converse在2013年注册了一个商标,涉及其鞋底设计和鞋头上的鞋头/保险杠。联邦巡回法院面临的主要问题是根据2013年的实际商标注册,对商标侵权索赔进行第二次意义调查的时机。

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1930年“关税法”第337条规定,对于进口侵犯有效和可执行商标的商品的公司和人员,商标持有人可以获得ITC的补救。匡威于2014年就多项涉及进口各种鞋类产品的商标侵权行为提出索赔。虽然有些实体违反了索赔,但有一些人质疑匡威向ITC提出的索赔,并得到了一项有利的裁决,即他们要么没有侵犯匡威的商标,或商标无效。Converse呼吁联邦巡回法院认定主要问题是“商标是否具有次要意义”以及围绕该决定的时间问题。

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匡威认为,它的标志很久以前已经获得了次要意义,因为它自1932年以来一直在使用。另一方面,受访者认为匡威在此期间并未专门使用商标,并通过调查显示消费者提供了证据。没有必要将匡威标记与单一来源联系起来。联邦巡回法院得出的结论是,ITC在针对Converse的商标侵权索赔中发现了一些错误。

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首先,联邦巡回法院认为,ITC未能区分那些在Converse在2013年获得商标注册之前被指控侵权的受访者和之后开始的受访者。联邦巡回法院指出,虽然“兰哈姆法案”没有创建商标,但“它可能会在商标中创造一些新的实质性权利,除非商标已经存在[且]没有任何内容可以注册。”尽管匡威已于2013年9月获得商标注册,它声称,在注册前和注册后的侵权行为均侵犯了其商标权。联邦巡回法院指出,为确立侵权,匡威必须表明:“(1)它具有有效且受法律保护的商标; (2)拥有该商标; (3)被告使用该商标识别商品或服务可能会引起混淆。“因为Converse正在寻求以未注册产品外观设计商标的形式保护其商标,因此必须表明其商标已获得独特性,即次要意义。“联邦巡回法院发现的ITC决定的问题在于它没有确定确定是否存在次要意义的相关日期。从本质上讲,ITC正在敦促解释第二意义在任何时候都没有附加。联邦巡回法院不同意这种做法,并发现它需要“具体确定截至相关日期的次要含义”,以便法院确定是否存在侵权活动。“因为匡威正在以未注册的产品设计商业外观的形式寻求对其商标的保护,它必须表明”它的商标已经获得了独特性,即次要含义。“ITC决定联邦巡回法院发现的问题是它尚未确定确定是否存在次要意义的相关日期。从本质上讲,ITC正在敦促解释第二意义在任何时候都没有附加。联邦巡回法院不同意这种做法,并发现它需要“具体确定截至相关日期的次要含义”,以便法院确定是否存在侵权活动。“因为匡威正在以未注册的产品设计商业外观的形式寻求对其商标的保护,它必须表明”它的商标已经获得了独特性,即次要含义。“ITC决定联邦巡回法院发现的问题是它尚未确定确定是否存在次要意义的相关日期。从本质上讲,ITC正在敦促解释第二意义在任何时候都没有附加。联邦巡回法院不同意这种做法,并发现它需要“具体确定截至相关日期的次要含义”,以便法院确定是否存在侵权活动。“联邦巡回法院发现的ITC决定的问题在于它没有确定确定是否存在次要意义的相关日期。从本质上讲,ITC正在敦促解释第二意义在任何时候都没有附加。联邦巡回法院不同意这种做法,并发现它需要“具体确定截至相关日期的次要含义”,以便法院确定是否存在侵权活动。“联邦巡回法院发现的ITC决定的问题在于它没有确定确定是否存在次要意义的相关日期。从本质上讲,ITC正在敦促解释第二意义在任何时候都没有附加。联邦巡回法院不同意这种做法,并发现它需要“具体确定截至相关日期的次要含义”,以便法院确定是否存在侵权活动。

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匡威于2013年对其商标进行注册的法定效力是产生“从注册之日起仅在预期中运作的次要含义的推定。”虽然匡威认为这一推定应适用于其商标自首次使用以来的使用在20世纪30年代,联邦巡回法院驳回了这一点,并认为该法令明确规定该推定仅适用于登记后的行为。对于在商标注册之前可能发生的任何侵权行为,匡威将被要求在没有法定推定的任何利益的情况下,确定“其商标在每个被投诉人首次侵权使用之前已获得次要含义”。

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然后,联邦巡回法院将注意力转向ITC在确定商标是否具有次要意义时应该采用的标准。然后,联邦巡回法院发现ITC已经应用了不正确的法律标准来判断该商标没有获得次要含义。在澄清ITC应该用以确定商标中是否已获得次要含义的标准时,法院认为应考虑以下六个因素:“(1)实际购买者对特定来源的商业外观的关联(通常通过客户调查来衡量); (2)使用的长度,程度和排他性; (3)广告的数量和方式; (4)销售额和客户数量; (5)故意复制;

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然后,联邦巡回法院转向了匡威和涉嫌侵权者事先使用该商标的问题。法院在审查“兰哈姆法案”时发现,最相关的证据是在首次使用或侵权之前的五年内事先使用。因此,考虑到展望五年的重要性,联邦巡回法院指示ITC“主要依赖于过去五年内的使用。”这是因为“这一因素的关键问题在于先前的使用是否影响了人们的看法截至相关日期的消费公众情况。“联邦巡回法院认为,”消费者更有可能记住并在五年内受到第三方使用的影响,并且在较旧用途方面的可能性较小。“。

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美国联邦巡回法院指出ITC的调查结果还有一个错误,即在确定其他第三方的先前使用时,它已经考虑了几个鞋子“最多与[Converse]商标相似的情况。”法院指出,许多这些例子至少缺少商标的一个要素,而其他要素的分辨率很低,无法进行任何合理的比较。因此,联邦巡回法院指示ITC将其分析仅限于Converse及其竞争对手使用的“与Converse的注册商标基本相似的标记”。联邦巡回法院指出,ITC在应用相似性方面存在类似错误在其混淆分析的可能性。

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该匡威决定重申决定一个商标的注册日期影响的重要性,并已经使用了多年的产品交易时附加的辅助意义的假定是。

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